台灣藥廠不能迴避的專利戰爭 (下) 掌握專利審查脈絡,限縮不當權項範圍-2019年04月

October 23rd, 2019 ‧ 4 min read

進行專利侵權訴訟,檢視是否落入專利侵權的判斷流程主要分為兩個步驟,第一步驟是解釋請求項(claim construction),第二步驟則是將被控侵權產品技術特徵逐一與系爭專利解釋後請求項進行比對,通常權利人起訴應該製作「請求項(解釋)與侵權物品技術特徵對照表」(claim chart)供法院參酌。

專利侵權的實質判定包括文義讀取、適用均等論等標準,經濟部智慧財產局迭著有「專利侵權判斷要點」可茲參考https://bit.ly/2KDkAHe ,而其中兵家必爭的即是請求項解釋範圍。一般而言,請求項解釋原則應當是該發明所屬技術領域之一般知識(general knowledge)及普通技能(ordinary skill)之人能理解、利用的先前技術。

但實際的情形往往是權利人在申請專利至專利權維護(包括舉發案答辯)過程中,為了克服審查意見或舉發理由,而對請求項之用語或技術特徵作出特殊目的限縮性解釋,卻在嗣後的專利侵權訴訟程序巧妙地迴避,再次不當擴張請求項範圍,國外藥廠在台的專利家族新申請案即常見此情形。如同變形蟲般的請求項範圍,專利申請歷史檔案(file wrapper)即可作為解釋請求項的重要依據。

專利申請歷史檔案至少包括:

  • 專利說明書、申請專利圖式及附加文件;
  • 申請專利的補充文件、修正文件、更正文件;
  • 申復書及面詢紀錄;
  • 對應的外國申請案;
  • 行救濟程序的答辯書或理由書。

藉由以上資料內容,依據禁反言原則,不允許權利人在取得專利權後,再次主張申請專利至專利權維護過程中放棄或排除事項,造成專利權範圍之不確定性。而以往必須經由專業人力曠日廢時地彙整資料文件,已經可以借助大數據資料庫智能搜尋,大幅縮短時程,訴訟Day1即運籌帷幄,決勝千里。

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陳 冠宏
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