近年來產業變化的速度遠超過已往，業界中併購活動的頻率大大增加，企業常利用併購的方式快速地取得新的技術或是進入新的產業。依據Capital IQ資訊，2017年全球併購交易超過5萬件，總金額高達3.4兆美金。而在大型併購交易過程中，對於智慧財產的盡職調查是非常龐大且專業的工作，被併購之標的可能涉及集團公司主體或是特定事業單位。
尤其是對與針對特定事業單位的併購，對於應歸屬於被併購標的智慧財產的認定，往往因為資訊不對稱、缺乏客觀判斷標準、態樣多元以及數量眾多等原因，常未能掌握關鍵技術資產的狀況。以營業秘密來說，由於無法像專利一樣由公開之資料庫取得，此時負責盡職調查的團隊應藉由產品與技術的拆解，分析被併購標的會產生營業秘密的技術環節，再進一步確認該技術相關文件以及其創作者。
此外，盤點被併購標的之技術團隊也是盡職調查中一項重要的議題。對於相關技術團隊的認定，往往只能依賴被併購方主動提出的資料，若被併購方刻意將重要技術人才不列入應被移轉的範圍，將未能取得人才。
近年來，兩岸企業跨國併購案頻頻，但是投入大筆金額卻沒有取得關鍵技術與人才的狀況時有發生。是故，筆者認為，盡職調查應完整調查歸屬於被併購標的之智慧財產與技術團隊，以避免遺漏關鍵技術及人才。
全面掌握被併購標的之專利資產，完整評估相關技術
在併購談判過程中，負責盡職調查的團隊應先自公開資料中檢索相關專利，以掌握被併購標的專利資產的範圍。如被併購標的是由母公司與多個子公司所組成的集團企業，則應該把所有子公司擁有之專利一併納入考量。對於另外一種狀況，也就是被併購標的為原公司主體內的特定事業單位，則無法單純以申請人做為檢索的條件，因此必須再進一步限縮至特定產品或技術以找出相關的專利。此時，可結合申請人、國際專利分類號(International Patent Classification, IPC)以及技術關鍵字的方式，找出特定產品或技術相關的專利資產。
此外，有些企業(例如小型的新創公司)會以創辦人作為專利申請人申請專利，因此也需以企業主要創辦人做為申請人進行檢索。
以上乃針對公開資料所檢索的專利，在一般程序規範下專利申請的18月後才會公開，因此尚未公開的專利申請案則需要請被併購標的提供。最後，準備中的專利提案、撰寫中尚未送件的專利都屬於未公開的專利申請資料，也需要請被併購標的一併提供。
深入解析被併購標的之專利資產，評估重要技術與人才
界定被併購標的之專利資產範圍後，可從不同角度進行分析，包含:
- 申請主體資訊: 申請人、共同申請人、當前專利權人、發明人等；
- 區域資訊: 專利家族涵蓋國家、第一申請國、優先權主張方式等；
- 時間資訊: 優先權年、申請年、獲證年、屆滿年等；
- 法律狀態: 申請中、放棄答辯、有效中、放棄繳費、再領證(Reissue)、已屆滿等；
- 專利是否涉及侵權或無效等爭訟；
- 專利轉讓與質押狀態；
- 專利品質與價值評分；
- 專利技術分類與產品分類等。
在此，筆者主要說明由專利發明人的分析來評估相關技術團隊。首先，從專利資料中可以統計出提出專利數量較多的主要發明人。此時可將主要發明人統計數據與被併購標的所提出的技術團隊名單進行交叉比對，確認主要發明人是否都包含在後續移轉的名單中。並且，主要發明人可進一步搭配申請年分、技術分類與產品分類、專利品質與價值等不同維度的比對深入解析主要發明人所貢獻的期間、貢獻的主要技術領域、貢獻的技術價值，以協助了解發明人所擅長的領域，確保高價值的技術人才可順利被移轉。
聯想併購IBM之PC事業部案例
中國聯想集團(Lenovo Group)於2005年併購IBM個人電腦事業部(Personal Computer Division，PC事業部)，耗資12.5億美金。以USPTO Assignment Database資料顯示，IBM於2005年8月1日轉讓1,643件美國專利給Lenovo(以下簡稱轉讓專利)。筆者試以申請人、IPC分類號、關鍵字、申請年做為檢索條件，檢索該筆併購案所涉及產品技術的美國專利，並進一步分析是否有關鍵專利以及發明人未被移轉至聯想的狀況。
筆者運用Patentcloud專利檢索平台分析，IBM涉及PC事業部的美國專利(以下簡稱標的專利)共有3,934件，顯見仍有超過2,000件標的專利沒有被列入移轉清單中(以下簡稱未轉讓專利)。未轉讓專利佔標的專利的58%，而轉讓專利只有42%。圖一為轉讓專利與未轉讓專利之申請年分佈與專利類型分佈，圖二為標的專利中前15大發明人之轉讓專利與未轉讓專利分佈。由圖一看出標的專利中的設計專利(Design Patent)轉讓給Lenovo的比例較高(約77%)，而發明專利(Utility Patent)轉讓給Lenovo的比例較低(只有40%)。據此推知，IBM保留了大部分的PC相關的發明專利沒有轉讓給Lenovo。圖二中也顯示前15大發明人之專利並沒有全數轉讓給Lenovo。一般來說，同一位發明人在同一家公司中所申請的專利技術應有較高比例屬於同一技術領域，故圖二也進一步驗證了IBM沒有把PC事業部所有相關專利都移轉給Lenovo。
據此，筆者更進一步解析IBM標的專利中轉讓與未轉讓專利之主要IPC分類分佈。如圖三所示，在主要IPC分類中，其中G06F 1/00 (Constructional arrangement)這個技術類別轉讓的比例最高(72%)，其他技術類別轉讓的比例大部分不超過40%。G06F 1/00 (Constructional arrangement)這個技術分類主要為電子裝置之結構整合或元件整合技術，而其他IPC分類則著重於電子裝置中特定功能之技術，例如Interconnection、Error detection、 Security arrangement等技術。因此，從圖三可判斷，IBM保留了大部分特定功能之專利，而把大部分有關於PC的結構類技術專利轉讓給Lenovo。
除了IPC分類以外，判斷是否為關鍵專利的參數也包含專利家族數量、否涉及訴訟、被審查委員引用的次數、被後續申請案引用的次數、申請過程中的答辯次數等參數都可以是輔助評估的參考依據。Patentcloud專利檢索平台提供針對以上參數進行綜合加權之後所產生的專利品質與專利價值分數，讓使用者可以快速的方式對專利進行初步的評比。圖四為標的專利中轉讓與未轉讓專利之專利價值分佈。值得留意的是，其中評分等級最低之D及專利轉讓的比例最高(55%)，其他等級之專利轉讓的比例都低於50%。
除了檢視是否有未轉讓之標的專利以外，還可以分析併購後原IBM主要發明人有否在Lenovo公司申請專利資訊來分析主要發明人是否有移轉至Lenovo。圖五為標的專利前15大發明人在投資併購完成之後於Lenovo申請的專利優先權年度分佈。由圖五可看出，原本前15大發明人中有4位發明人(James Ward、Richard Dayan、Kazuhiko Yamazaki以及John Karidis)在併購完成之後沒有在Lenovo提出新的專利申請。經查，發明人John Karidis於併購後所提出專利申請之主要專利權人仍然是IBM。因此判斷，發明人John Karidis應繼續留在IBM，而沒有隨IBM的PC事業部的其他主要發明人併入Lenovo。由此可見，Lenovo併購IBM PC事業部，顯未取得部份重要技術人才。
綜上分析，Lenovo併購IBM PC事業單位案，有超過一半的標的專利沒有被納入專利資產移轉的範圍，而且幾位重要發明人仍在IBM繼續服務。再者，從IPC分析，Lenovo所取得的專利以PC的結構類技術居多，而未取得PC特定功能之專利。亦即Lenovo未完整取得IBM PC事業部的專利資產與技術人才，實為併購交易之重大缺漏。
因之，筆者建議智慧財產盡職調查應先完整掌握被併購標的資產範圍以及主要技術團隊，並運用專利大數據降低資訊不對稱的影響，並支持併購不同階段所需的重要決策，包含: 商業條件談判、關鍵技術資產與團隊的移轉、併購後的團隊整併、併購後的研發資源重整、以及併購後的專利資產運營，以確保併購案對企業的商業價值最大化。
