世博驛傳-產業新聞快訊評析 7月9號

July 09th, 2020 ‧ 9 min read

日本電腦軟體相關專利功能性用語調查

經常接觸日本專利的朋友可能會注意到,日本的專利請求項中不乏功能性用語;不論在各不同的技術領域,日本代理人似乎對(純)功能/用途/結果式的界定條件情有獨鍾。

日本專利局 (JPO) 日前委託知名的志賀國際專利事務所,對電腦軟體專利中功能性用語進行實務研究調查。 調查範圍包括對數家日本企業發出問卷調查。

問卷調查結果顯示多數企業偏好在電腦軟體相關發明的說明書中撰寫功能性用語。 主要原因是受訪者普遍認為許多技術特徵難以用功能性用語之外的其它方式表述。 受訪者普遍認為,若不採取功能性用語,將無法含括較大的申請專利範圍,使第三人有能夠輕易藉由具體相異的實施態樣來迴避侵權。 (不論自己發明的具體實施原理為何,想包山包海得先包概念思路…)

目前日本專利法中對於泛用技術領域發明中的可實施性、是否受說明書支持、記載是否明確等要求有皆相關規定; 但是對電腦軟體相關發明及功能性語言是否符合要求,則是在專利審查指南及審查手冊中另有特定記載。 實務上,據說目前日本專利審查實務,功能性語言的解釋僅是基於申請專利範圍的記載內容。 而另一方面,在侵權訴訟中,功能性用語的解釋趨向基於說明書所載內容進行解讀,僅有少數訴訟案件是根據申請專利範圍本身記載的內容解釋功能性用語。 此種操作似乎使審查與侵權實務有些脫鉤的疑慮。

然而,目前的日本審查指南並沒有對軟體相關發明之揭露方式提供非常明確的判斷標準(其實各國皆然),所以目前申請人也只能參照審查指南中關於申請專利範圍明確性的要求。

有幸的是,藉由這次的調研,日本專利局可能會考慮修改審查實務。 因此,我們仍會持續關注日本專利局的審查實務調整,以跟上新規定的腳步。

感謝專利新知不藏私版主對此有趣資訊的慷慨的分享!

汽車SEP專利戰局將扭轉?

根據FOSS PATENTS,德國聯邦政府反壟斷審查機關(Federal Cartel Office, FCO)針對SEP權利人Nokia與車廠Daimler之間的訴訟,提出法庭之友[註]意見書,使得曼海姆地區法院將原訂6月23日宣布的判決延遲至8月4日。

這份法庭之友意見書的主軸在於當Nokia拒絕授權給Daimler的供應商ContinentalValeo,是否仍可對Daimler主張權利,其中相關問題包括:

1)  SEP權利人是否可僅針對供應鏈的特定層級提供授權;

2)  SEP權利人是否可自由選擇侵權訴訟對象而不論該對象在供應鏈的位置;

3)  SEP權利人若拒絕授權給供應商是否可對終端產品請求禁制令;

4)  是否存在供應商可獲得授權的特定情況。

FCO同時提議並請求歐盟法院(Court of Justice of the European Union, CJEU)就這些問題出具意見。若這些問題的解釋對Nokia不利,表示未來Nokia可能無法藉由授權給終端產品收取較高的權利金,這無疑是給SEP權利人一記當頭棒喝,甚至會扭轉全球的汽車產業SEP專利戰局。

從過往案例來看,SEP權利人是否有義務授權給有意願取得授權的被授權人,一直是尚未定論的議題。若往後相關案件朝向SEP權利人必須履行全部授權的義務發展,則拒絕授權上游供應商將可能違反公平合理非歧視(FRAND)原則,亦可能構成違反競爭法的行為。因此,應密切關注此案CJEU後續是否有提出意見,該意見或許成為未來SEP授權談判與訴訟時重要的參考準則,並影響SEP權利人的授權模式及被授權人的防禦策略。

[註]法庭之友(amicus curiae):法庭之友不是訴訟當事人的任何一方,法庭之友提出相關資訊與法律解釋的法律文書給法庭,以協助訴訟進行。

聚鼎子公司收購漢高集團散熱基板部門,因應M&A態樣多元,企業宜預先依自身背景需求為整體策略規劃。

根據經濟日報的報導,因看好未來電動車產業需求,電動車動力輸出控制模組的散熱需求必然隨之增高,聚鼎於7月8日發布重大訊息,宣布將透過子公司聚燁科技以2600萬美元收購德商漢高集團(Henkel)美國子公司的金屬散熱基板與線路板(TCLAD)事業部門,可望達到技術互補及提供更為完整的產品組合,為公司帶入豐碩營收。

收購,於企業併購法可區分為股權收購、資產收購。二者最主要的差別在於,股權收購中的收購方,可以一定程度取得對標的公司的控制權(取決於收購股權比例),但也因此會一定程度地承受標的公司之債務,故在此種股權收購的案件,收購方於事前針對標的公司的一切財務狀況、潛在負債的盤點及評估,就至為重要;而本次聚鼎所採取的資產收購策略,並非收購Henkel的股權,而是以約定的對價直接取得Henkel的TCLAD部門之營業及財產,故更注重契約所載資產的交付與盤點。

除收購態樣外,尚有其他多種企業併購的型態與策略,都可能牽涉不同的法律架構規範與稅務規劃,企業宜依照自身背景與需求,事前向專業顧問諮詢與規劃。

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