利用專利盡職調查協助企業投資併購決策

October 24th, 2022 ‧ 10 min read

企業為了提高競爭力與創造新的營收,常常需要發展新技術或新產品。除了透過企業內部自行研發之外,投資併購的方式是另外一種更快速獲得新技術與新產品的途徑。如1所示,台灣在2020年的投資併購總額高達100億美金,其中海外併購金額超過40億美金。投資併購過程中最大的問題是需要解決資訊不對稱,使買方更了解被投資對象所存在的風險,因此需要做完整的盡職調查。一般盡職調查的人員組成包含財務、法務、研發、業務等團隊。本文將介紹如何利用專利檢索與分析協助企業進行投資併購之盡職調查。

圖1 2016~2020年台灣併購交易統計[1]

投資併購流程

圖2顯示一個完整的投資併購流程可能會包含的步驟,大致上可以分成三大階段:Pre-DD(盡職調查前期)、Due Diligence(盡職調查中期)與Post DD(盡職調查後期)。在三個階段中,企業所要思考的問題各不相同。在Pre-DD階段,企業需要了解產業現況,挑選潛在投資併購的對象,並縮小選擇對象的範圍。在Due Diligence階段,企業已經決定好被投資對象,需要了解被投資對象的經營現況與潛在風險。當完成投資併購之後,進入了PostDD階段,也就是要把併購進來的事業單位或公司重新規劃,以調整成更符合投資目的的發展方向。

圖2 投資併購流程

Pre-DD(投資併購前期)

一項新技術或新產品,可能會有好幾家不同公司正在發展中。因此,當企業決定要發產的新技術或新產品之後,首先要思考的是有哪些公司擁有對應技術或產品。一般只能先透過網路上的公開資訊或是業界專家介紹。利用檢索公開的專利資料,可以幫助企業更全面地了解擁有特定技術的專利權人。圖3簡單整理了在Pre-DD階段可以利用專利分析圖表協助回答產業相關問題。

圖3 Pre-DD階段利用專利分析圖表協助回答產業相關問題

以MicroLED產業為例,如圖4所示。利用專利檢索與分析可以看出,MicroLED之巨量移轉技術至少包含種方案,分別是元件拾取放置技術、靜電吸附技術、微轉印技術、磁力吸附技術以及印刷LED晶粒油墨技術。主要專利權人各有主要發展的技術方案。利用類似的專利檢索分析方式,可以調查特定新技術與新產品的未來發展方向。

圖4 MicroLED產業主要技術方案與專利權人

Due Diligence(盡職調查中期)

當選定特定的對象討論投資併購合作時,需要請該公司提供各種資料以進行評估,包含是否合作、投資的模式以及投資金額等等。此階段最重要的是了解被投資對象的競爭優勢以及潛在的風險。大部分被投資對象都會誇大自身的優勢,因此需要有更客觀的資料進行評估。利用專利分析,除了可以完整檢視被投資對象的專利資產以外,也可把被投資對象與其他競爭對手進行比較分析,協助企業評估被投資對象的技術。

一份初步的專利調查報告至少應包含以下分析:

  • 專利所有權分析:確認被投資對象之專利權歸屬,該公司是否有權處分專利資產。專利常有共有的狀況發生,例如A公司與B公司共同研發申請專利。依據專利法第13條第2項規定「專利申請權共有人非經其他共有人之同意,不得以其應有部分讓與他人。」。因此被投資對象若與其他專利權人有共有專利,需要取得共有專利權人的同意才可以移轉。
  • 設定質權、授權:若專利有設定質權,可能會影響到後續對專利的所有權。此外,專利若有授權第三方實施,不論專屬授權或非專屬授權,都應了解授權的內容與範圍。
  • 專利剩餘有效期限
  • 主要發明人:專利主要發明人一般為公司重要的研發團隊,因此需要透過專利了解主要研發團隊的成員以及該成員是否仍然任職於公司。
  • 專利訴訟:正在進行中的專利訴訟為很重要的或有負債。若被投資對象有專利侵權爭議,後續專利訴訟敗訴所產生的損害賠償,將是很大的潛在風險。因此,需要審慎評估被投資對象進行中的專利訴訟以及潛在的被訴風險。

除了前面幾點所提的分析之外,也可以再檢索相關競爭對手的專利內容,並進一步比較被投資對象與其他競爭對手之專利佈局。以此方式,有機會更深入了解被投資對象的競爭優勢。競爭優勢分析包含以下專利分析:

  • 產品分類分析
  • 技術分類分析
  • 應用領域分析
  • 替代技術分析

一般盡職調查時間有限,因此需要先了解分析範圍跟時間之後,再規劃所要分析的項目。初步專利分析不涉及專利內容判讀,因此可以在較短時間內完成。競爭優勢分析所要花的時間雖然較多,但是可以提供更深入的分析結果,因此建議若時間比較充裕可以考慮進行競爭優勢分析。

Post-DD(盡職調查後期)

當完成併購之後,被併購進來的事業單位會被重新規劃,以調整成更符合投資目的的發展方向。再重新規劃時,會將被併購進來的資產劃分成核心技術與非核心技術。針對核心技術會投入更多資源進行發展;而非核心技術可以透過出售等其他方式活化資產。針對專利的部分可以將現有的專利考慮各種貨幣化可行性,包含權利主張、交互授權或是專利組合出售。對於核心技術,也可以規劃未來智慧財產佈局的方向,例如圖5所示,除了專利佈局之外,也可以更廣泛地思考其他智慧財產保護方式(例如營業秘密、商標)。

圖5 智慧財產佈局規劃

綜上,靈活運用專利資料庫可以有效地協助企業做各種投資併購決策。要做好專利盡職調查除了需要了解專利法規以外,也需要有合適的專利檢索分析工具,是一門跨領域的專業技能。因此,建議企業在進行盡職調查時,由有相關經驗的專利協助處理專利調查,以協助企業降低投資併購過程中的風險。

[1] 台灣併購交易額 年增近五成 – 中國時報,https://www.chinatimes.com/newspapers/20210527000181-260511?chdtv

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周 靜

副總經理

周靜現為世博副總經理,目前兼任中華民國專利師公會企業智權管理委員會主委、編輯委員會委員、無形資產委員會委員。

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