如何提升專利投資報酬率?需掌握專利生命週期並妥善管理

October 31st, 2022 ‧ 8 min read

過去講到專利大家可能先想到就是發明申請專利,事實上這僅是專利作業流程的一環,若我們能夠觀察專利從生到死的所有活動,並給予各階段活動不同的任務規劃,則能夠管理專利更完善與全面,甚至提升專利的整體價值。其中各階段任務管理,包括專利從調研、提案、申請、審查、答辯、核准、獲證、維護、組合到貨幣化,可統稱為「專利生命週期管理」。透過掌握生命週期的各階段狀態,可以擬定不同的商業模式和產品策略,例如在開發技術產品的同時,我們可以思考專利申請與佈局策略,甚至藉由情報蒐集研擬專利獲證後的商業化和或貨幣化策略。

圖一 專利生命週期

從技術揭露到專利佈局:掌握產品技術的核心與關鍵
首先,如何將發明技術有效轉化成專利,並結合產品市場資訊進行專利申請前的佈局,會影響到專利未來的價值。因此,發明人和專利工程師(可能是事務所或企業的工程師)之間的溝通管道必須流暢,促使技術揭露內容完整;並基於技術揭露內容,以系統化與、科學化與大量專利數據來進行前案檢索或專利地圖製作,亦可結合諸多專業高效有用的工具、方法和策略等,確保分析之產出具有全面性和準確性。藉由分析結果快速地掌握自身與競爭者產品技術的核心與關鍵,以利於整合產品市場資訊進行專利申請前的智慧財產佈局規劃(包含營業秘密保護)。

可能思考下列問題:
1. 發明及其相關產品或技術最適合哪種類型的智慧財產保護—如專利或營業秘密?
2. 在眾多可用的技術領域中,哪一個技術領域或應用領域受到了該發明的影響?
3. 依照未來產品市場狀況,應該在哪個國家尋求智慧財產保護?
4. 此發明如何融入現有的專利組合,或者此發明是否會改變公司智慧財產戰略?

從專利申請到維護評估:專利審查過程持續監控與調整
當完成前一階段的專利佈局與相關準備後,將開始依據規劃進行專利申請,此時大部分的工作會轉移到事務所身上,因此選擇專業的事務所及其團隊會相當重要,而且該團隊也需要非常了解專利技術背景、熟悉各國法規對程序流程的要求與時程、理解專利生命週期架構,而不是僅單純協助申請專利。另一方面,應該於審查過程中持續考慮後續的專利組合規劃,或觀察技術走向、產品市場變化等,來持續強化專利佈局。此外,當專利取得證書後,維護過程中也可以開始思考未來可能貨幣化的機會(例如專利買賣、專利授權、專利質押等)。

可能思考下列問題:
1. 那些專利事務所或專家顧問可以確切掌握自身的產品技術?
2. 如何建構專利家族與專利壁壘:例如領證前可透過分案進行不同的權利範圍規劃,或是希望讓母案持續存活以利後續專利組合規劃
3. 那些專利有維護的必要性?(產品週期、技術發展、費用考量?)

從組合管理到貨幣化:專利組合的評估與強化
當我們專利數量提升到一定程度,專利權人可以重新審視自身的專利組合情況,包含專利技術的覆蓋程度、專利佈局的區域市場等,意即將自己的專利資產進行分類與分級(有可能一間公司的專利組合有多個),方能有效掌握自身的專利資產層次和確認自身專利資產價值。來到貨幣化評估時,則需確定專利授權或買賣計畫(包括是否有權利要求表和使用證據等),以及預計授權或買賣價格,並基於市場資料研究接近潛在目標及接觸,最後與目標並進行談判。訴訟則可能是最後手段,訴訟目的與商業策略等關係較為複雜,而訴訟成本也是需要考量因素之一,這部份則建議進行審慎評估與規劃後決策。

圖二 專利資產與專利組合

可能思考下列問題:
1. 專利組合是否完整?重新評估專利組合,打包具有貨幣化潛力的專利組合
2. 是否已經掌握適用於該專利組合的市場?
3. 是否已經有潛在貨幣化目標?
4. 要採用何種貨幣化方式?(質押、交易、授權、訴訟?)

為了讓專利能夠最有效益的運用,專利生命週期管理協助專利權人對每個階段任務都具體明確,並透過階段性任務的達成,打下高品質與高價值專利的基礎,建構優質專利組合,以及最大化其投資報酬率。另外也需注意,不同產業的產品技術週期也不同,例如資通電產業和醫藥醫材產業的產品發展循環是大不相同,因此專利生命週期也需搭配的不同產業進行活用來修正專利佈局、商業模式和產品策略。

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卓 立庭

副總經理

現為世博科技顧問股份有限公司副總經理及國立中央大學創新與智財營運中心執行長,並於台灣科技⼤學擔任兼任講師、中興大學與逢甲大學兼任助理教授,具電⼦電機技術背景,後拓展領域⾄法律與商管,對於智財及科技管理有多年實務經驗,現主要透過數據分析及調查提供全球製造及科技公司智慧財產顧問諮詢服務。

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