專利組合管理實務:以標準必要專利為例

October 17th, 2022 ‧ 11 min read

前言

標準必要專利(Standard Essential Patent, SEP)為一種具有特殊性質的專利,由於SEP的專利範圍能夠對應到事實技術標準,因此SEP為實施事實技術標準以商品化過程中不可或缺、不可迴避、不可替代的相關專利。事實技術標準其實於我們日常生活中隨處可見,例如包括電腦介面的HDMI或USB介面、行動通訊的5G或LTE、影像編解碼的H.264或H.265等等,都是屬於由標準制定組織(Standards Development Organization, SDO)所規範的技術標準,由此可見SEP的價值及重要性,本文將簡介關於SEP的專利組合管理實務。

專利佈局:講求快狠準

依據SEP的定義,SEP的專利範圍(Claim)應要求與技術標準對齊。或許有人會問,既然Claim符合標準,那不就表示全世界公開的標準技術文件已經揭露了Claim內容嗎?那為何這個專利具有新穎性與進步性呢?答案的關鍵就在「時間」。

以SDO制定標準的流程來看,通常會先擬定下一版本標準的大方向,要討論什麼議題以及可能想要解決哪些技術問題,接著會舉辦幾次會議,將大方向的技術問題拆解到各個細節技術討論,與會者可以提出各自的技術方案,經過會議討論而確定最終的標準文件。

SEP有兩個要件:可專利性(Patentability)以及標準必要性(Essentiality)。

要符合Patentability的要求,專利申請人的技術方案必須具備新穎性以及進步性,因此,申請人必須搶在全世界所有其他人之前搶先提出獨到的技術方案。這個搶快的時間點非常重要,在競爭激烈的SEP領域,不同申請人提出申請的時間往往僅有幾天之差,即使只是晚了幾天提出專利申請,都可能發生他人的申請成為先前技術的扼腕情形。因此,申請人通常需要快速完成技術揭露文件的撰寫以盡快提出申請。實務上作法經常會使用美國臨時案申請(Provisional Application)作為第一案申請,臨時案申請尚無需撰寫Claim,文件格式限制亦較低,申請人可藉由此方式快速取得有效的最早優先權日。

要符合Essentiality的要求,專利申請人的技術方案必須與SDO最終制定的標準相符。因此,申請人在一開始看到SDO的大方向議題時,需要有敏銳的嗅覺,找出目前的標準文件可能哪邊尚有缺漏之處,並且構思有可能以什麼技術方案填補目前的不足之處。可以看到,最困難也最有趣的地方就在於,專利申請人是在標準制定出來之前,就精準預測未來的標準內容會是什麼。這通常需要申請人在該技術領域有相當的經驗,能夠預先判斷標準大概會往什麼方向走,並且有能力發現目前的標準可能缺少了什麼。

因此,SEP的申請,不僅講求「快」,同時講求「準」。

Claim ChartSEP的命脈

Claim Chart可說是SEP領域至關重要的文件,此文件清楚說明了這件專利為何可以與技術標準對齊。

Claim Chart是一份兩欄或三欄式結構的文件,通常一欄放的是claim,另一欄放的是欲比對的對象。一般常見的Claim Chart可應用在多個地方,例如在有效性分析時,可將claim與前案比對;在侵權比對時,可將claim與被控侵權物比對。而在SEP領域,則是可將claim與技術標準文件比對。

對於專利組合管理,Claim Chart在各個階段都有其用處。一般非SEP的申請,專利代理人在撰寫claim時,可能優先會考量最上位的實施例,以最廣的範圍建構獨立項;而在SEP的申請,撰寫claim卻反而可能不是以廣為第一優先,而是以Claim Chart的對齊程度為最重要考量。同樣的,在OA答辯過程,Claim Chart也是協助專利申請人能找到兼顧Patentability與Essentiality的重要參考文件,在想辦法修改claim以與前案區隔的同時,必須時時刻刻提醒與Claim Chart的對齊程度。另外,在專利貨幣化階段,Claim Chart也是專利買家經常優先審視的文件,藉由Claim Chart判斷此專利的價值有多少;類似地,如要以進入專利池(Patent Pool)作為貨幣化手段,Claim Chart亦是專利池的重要審視文件,以確認專利是否切合技術標準。

維護良好的Claim Chart,不僅在申請階段有助於取得專利獲准,在貨幣化階段更能讓專利權人擁有好的交易籌碼。

專利組合管理:從專利申請到貨幣化

以下列舉一些在不同階段協助申請人的專利組合管理實際作法。

管理專利資產:以儀表板方式呈現專利申請人的多種資料統計,例如數量、發明人、國家、品質、成本、時間等等,幫助專利申請人掌握現階段的成果產出,評估付出的時間與金錢成本,能夠幫助專利申請人動態調整內部資源分配,包括調整人力、各國專利佈局、聚焦技術領域、是否加碼投資或是即時停損等等。

發展情報調研分析:定期統計其他公司的SEP數量,瞭解目前在同領域的主要玩家有哪些對手。追蹤最新的SEP活動,特別是關於專利授權或專利訴訟的最新消息,SEP授權的精神為公平及合理非歧視條款(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory, FRAND),法院對於FRAND原則的授權方式以及框架不時出現最新判決,幫助專利申請人掌握世界最新動態,有助於貨幣化階段談授權時有所根據。近年在SEP領域禁訴令(Anti-Suit Injunction)亦為一熱門關注話題,掌握各國法院最新判決有助於保護專利權人的權利。

潛在合作商機連結:包括監控潛在被授權目標對象,提供產業市場分析並協助挖掘交易對象,進而協助規劃商業模式,處理製作貨幣化業務所需資料,協助參與議約過程之協商討論並擬定合宜之商業條件。例如Patent Pool為SEP領域已有的商業模式,Patent Pool能簡化授權者與被授權者之間的談判協商,並有明確的金額計算方式。可協助專利權人瞭解欲參加的Patent Pool的相關規定,協助準備相關文件以及參與議約過程。

結語

本文簡述了SEP領域的專利組合管理,希望這篇文章能讓讀者快速理解SEP領域的一些獨特之處,瞭解SEP的玩家都在做什麼以及相關的專利貨幣化措施,並期許這篇文章能幫助對於SEP申請有興趣的讀者,能夠全面性考量SEP從佈局到獲利的整體過程,理解兼顧SEP專利價值與品質的重要性。

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黃 致遠

總監

黃致遠總監畢業於國立台灣大學電機工程學系,於專利業界有近十年實務經驗,具有台灣專利師以及中國專利代理師資格,現為世博科技顧問股份有限公司代理二部總監。

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